外观设计专利可以用来干嘛（外观设计专利的后续保护及其限制）

一、问题之提出

外观设计因其自身的独特属性，在知识产权法的保护对象中具有特殊地位，然而各国法律对外观设计的定义在本质上并没有较大出入。按照我国现行《专利法》2条之规定，外观设计的概念突出的是以工业应用产品为载体，以形状、图案、色彩为设计要素，创作出的富有美感的设计方案。因此，受专利法保护的外观设计具备以产品为载体性、外部特征可感知性、工业实用性的特征，以及获得授权时所需的新颖性和创造性为基本条件。根据外观设计的定义和特征，我们不难发现，外观设计是产品的外在装饰效果和自身功能的融合，是艺术和技术的结合，其法律特征具有高度的复合性。

正是因为外观设计法律特征的复合性，导致了其作为智力成果的一种，在知识产权的保护制度中处于比较尴尬的法律地位，这种尴尬的法律地位不仅表现在世界范围内对外观设计的不同保护模式的选择上，更是表现在各个保护模式自身固有的缺陷中，足以体现外观设计在法律保护上的不稳定性。[1]纵观外观设计法律保护的发展史，世界上外观设计的保护模式基本上有三类：一是以专利法为主的分散保护模式；二是专利和版权双重保护模式；三是独立的专门立法保护模式。[2]中国和美国均将外观设计放在专利法中来进行保护，称为外观设计专利。在日本，外观设计则是单独受《意匠法》（也即外观设计法）保护的一种独立的知识产权类型。以专利法为主的分散保护模式，其突出的优点是以专利权保障了设计者权利的排他性，同时为以其他部门法为辅助的权利保护提供了兜底条款。正是基于此，权利人在请求权利保护的过程中，常常突破专利法的单一性保护，试图从著作权法、商标法和反不正当竞争法中寻求更多更充分的保护。因外观设计要求富有美感，当设计的外观具有独创性时，权利人自然会要求将外观设计作为作品纳入到著作权的保护范围之内；而当外观设计的设计要素或要素结合具有识别性时，权利人就有可能将其申请为商标或成为知名商品特有的包装、装演，从而受到商标法或反不正当竞争法的保护。外观设计权利保护的重叠与冲突问题便相应产生了，随之则引发了实务界的诸多争议。

学界区分外观设计权利保护的重叠与冲突以权利人是否为同一人为标准。当一项外观设计之上有多项权利，且权利人为同一人时，称为外观设计权利保护的重叠；当权利分属不同的权利人时，则称为外观设计权利保护的冲突。本文讨论的即是外观设计权利保护的重叠问题。而就外观设计权利的重叠保护而言，以时间来划分的话，又可以分为同时保护和后续保护。同时保护，是指产品在受到外观设计专利权保护的同时还受到著作权、商标权等一种或几种知识产权甚至是反不正当竞争法的保护；后续保护，则是指由于上述不同权利的保护期限长短不一，在一种权利到期后，通过另一种权利来实施对同一客体的持续保护。[3]不过，在目前我国外观设计保护模式之下，学界对外观设计权利的同时保护并无太大争议，相反，对后续保护的问题分歧却大相径庭。是否应当支持外观设计专利的后续保护，以及该如何保护，现行法律并未有明确规定，因此，这一问题成为理论界和实务界十分棘手的难题。

二、有关外观设计专利后续保护的争论及评述

（一）反对理由：破坏权利的法定性，影响激励机制和会共利益

不少学者对外观设计专利的后续保护所持的反对理由，主要包括影响知识产权的激励机制，有损专利法的稳定性，尤其是难以满足公共利益最大化的需求，具体而言：

专利权存在的目的是为鼓励发明创造并推动发明创造的应用。当专利保护期限过后，专利将流入公共领域，允许免费使用，以服务公共利益。若是对过期的外观设计专利再加以保护，则会使得本应该进入公共领域的产品外观延迟或不再进入公共领域，实际上是剥夺了公众无偿使用的合法权益，从而无法弥补公众在权利到期之前因支付权利使用费所带来的对价损失。[4]另外，专利法为区别发明专利与实用新型和外观设计专利，特别设定了外观设计专利保护期为十年，以突出与发明专利的实质性不同及其包含的智慧成果的重大差别。如果其他民事权利阻却社会公众对已经失效的外观设计专利进行利用，则显然置专利法的法定期限于不顾，[5]破坏了专利法的稳定性，也必然动摇了以专利法作为外观设计权利保护之基本制度的根本。并且，通过专利对外观设计进行知识产权保护是第一位的。

同时，知识产权制度是制度文明的典范，[6]从功利主义的知识产权制度设计目的而言，要求以社会最小的成本授权，来创造最大的社会收益。就外观设计而言，专利法赋予的十年独占性保护实际上是在权衡权利人与公众权益的基础上形成的，以实现“创新一受益一再创新一再受益”的良性循环。[7]但是，如果对外观设计专利过期后继续加以保护的话，则是变相延长了外观设计的保护期，同时拓宽了其保护范围，可能破坏社会传播和应用专利的激励机制，破坏创作者、传播者和使用者之间的平衡。

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（二）赞成理由：权利的客观存在性和权利来源的差异性

赞成后续保护的观点可以分为完全赞成和有条件赞成两种。完全赞成说认为一个外观设计上存在多个知识产权是客观性的存在，而且后续保护是基于付出与回报对等的考虑。有条件赞成说则认为需要具体情况具体分析，以确定是否给予后续保护。

具体而言，持完全赞成说的学者认为，不能因为专利保护到期，就否认其他知识产权权利存在的客观事实。在法律没有明确排除的情况下，权利重叠具有正当性。因为知识产权的一大重要特点即权利内容的多元性与多重性。[9]一项外观设计专利的双重或多重保护，并不是重复保护。[10]且实务界也有判例支持以著作权作为后续保护。[11]从法理上进行论证的学者同时指出，权利人除了外观设计专利的贡献外，还向社会贡献了作品、商业标识这些智力创造成果。因此，该外观设计应当受到著作权法、商标法甚至反不正当竞争法的保护。[12]如果权利人缺乏这些保护，则会因专利权的公开属性及其期限较其他权利短的原因，使得本应当获得更长期限的保护却因申请了专利而使得权利保护期缩短，付出更多却得到更少的回报。

持有条件赞成说的学者虽然认可后续保护，但认为这种保护应当是有限度的，主要是在保护范围上加以限制。[13]例如，此观点认为外观专利设计图案的著作权与单独获得的著作权权利来源不同，因而在实践中的使用受到一定限制。因外观专利而获得的设计图案的著作权依赖专利的存在而存在，在专利失效后，只要在专利的意义上继续使用该图案的，并不构成对著作权的侵害。

（三）观点评述：权利之间的关系与效力边界

反对后续保护的理由体现了知识产权制度的“一体两面”。知识产权的产权属性必定要以衡量个人利益与公共利益为皈依。[14]如果知识产权保护走向任何一个极端，都将使知识产权制度僵化，甚至消亡。因此，权利保护与产权开放需要良好的衔接与平衡，这是知识产权制度的基石。实际上后续保护并不会造成个人创新激励和公共利益的急剧削弱。相反，两者大有相辅相成的可能性。因为任何权利都是有限的，外观设计专利的保护范围是与其附着的产品是紧密相连的，其效力只局限于与该专利产品相同或相近类别的产品上。一项外观设计专利如果过期，任何人在相同或近似的产品上均可无偿使用该外观设计。至少从专利权的角度上来讲，专利权人和社会公众的利益至此达到了均衡状态，否则就会得出专利法未能对外观设计加以完善保护的谬论。

知识产权之间的关系不同，是由其保护的法益不同所决定的，这也是划分知识产权部门法的主要依据。专利权强调创造性和新颖性、著作权强调独创性、商标权则注重识别性、知名商品包装装潢则要求知名性和特有性，各有所重，各不相同。因此，如果一项外观设计专利在多个法益上被保护，就应当进行平行保护。否则，虽然维护了专利法的权威性和稳定性，但可能也因此破坏著作权和商标权等制度的权威性和稳定性。

然而，完全赞成后续保护的观点扩大了外观设计权利的内涵，可能进一步激化知识产权权利冲突的矛盾。如此，不仅实务界难以接受，理论界也不能给出满意的权利冲突解决方案。无条件赞成后续保护，实际上是忽视了对后续权利正当性，以及后续权利与原初权利（外观设计专利权）之间的关系等相关法理问题的考虑。如果未能清晰地考虑这些问题，就难以界定多个权利之间的效力边界，也就未能从实质上提出如何保护的依据，容易导致进一步的不公和争端。持有条件赞成说的理由正是在区分权利来源的基础上进一步界定了权利之间的关系及其效力边界，使得多个权利得到了保护。有条件赞成说不仅理清了专利权、著作权与商标权之间的对等关系，而且突出了知识产权制度的独特性。即外观设计虽然在我国实行以专利保护为主的模式，但基于其特殊性，依然能够受到其他知识产权法的保护。这足以证明符合市场发展需要的智慧成果可因其具体使用情况得到知识产权法的协调保护。综合而言，将权利冲突控制在合理的范围内，不仅有助于权利的多重保护，也可以防止权利的滥用。然而，如何清晰界定多重保护的边界，从而避免对知识产权制度带来冲击，则需要回归到市场体制内，进而判断知识产权保护是否具有市场化效益。

三、重新检视市场机制下的外观设计专利后续保护

知识产权制度离不开其赖以存在的市场运营环境，不论从知识产权的历史发展，还是其所代表的法律价值和理念来看，知识产权法都体现为市场本位法。[15]因此，知识产权法是利用市场机能的巧妙体系。[16]如果从知识产权制度赖以生存的市场机制角度来考察外观设计专利后续的多重保护问题，可能会找到能够支持有条件赞成说的实质性理由。

（一）功能性和装饰性的区分是市场对多重保护的确认

随着人类物质文化和精神文化生活的日益丰富，人们不仅追求产品的功能—内在美，还关注产品的样式—外在美。产品的外观开始迎合市场消费需求，呈现功能性和装饰性并重的设计追求。因此，外观设计通常便由功能性和装饰性两大部分组成。而为了鼓励人类智慧能不断地满足不同美感的需求，旨在保护装饰性设计的外观设计专利权开始形成。功能相同的产品可以通过不同的外观设计展现出不同的美感，以吸引消费者眼球，扩大市场占有率。因同类产品的功能具有不可替代性，功能性设计专利常不被认可，否则有碍同一件产品的多样化利用。[17]但功能性并非不被看重，相反，其保护也可以通过发明和实用新型专利来实现。[18]

因此，我国现行《专利法》实际上一方面根据外观设计的功能性，来保护设计本身所具有的发明创造价值，以维护市场主体利用发明或实用新型专利打造的核心竞争力。另一方面根据外观设计的装饰性保护，来满足消费者所追求的实用性和美感。也即市场主体自身的选择已经决定了外观设计所具有的专利价值。这种在专利法体系下的不同权利保护正是基于市场主体利益最大化的考虑。而当一件富有美感，以图案、形状和色彩组成的外观设计专利构成作品时，或者具有识别性和指示性时，就显然构成了著作权或商标权的保护对象。市场对此也可以给予认可，唯有如此，才能实现多元化市场经济下生产者和消费者的共赢。

（二）市场机制下的多重保护并未封害竞争和招致纠纷

外观设计是工业设计的下位概念。“设计”一词经过“一分一解”逐步将外观设计这一概念法律化。但是，外观设计的“工业属性”并未消失。学界认为，外观设计包含了两个特征：1．外观设计是就“产品”的外表所做的设计；2．外观设计必须适合于“产业上的应用”，即可以通过工业方式大量复制。对外观设计载体“产品”的强调，亦或是对外观设计延伸性—“产业化”的强调，都是看重外观设计所具有的市场化效应。这就要求我们要看重外观设计的产业化营运效果，而不是去过度关注其客体—智慧成果。因此，外观设计专利保护应将立足点放在对外观设计创新活动的保护上。[19]

有研究显示，每当外观设计专利有效存量增加1％, GDP增加0.17％，外观设计专利对宏观经济的贡献就已较显著。[20]从市场经济发展而言，对外观设计专利的非实质性审查正是为了大大提高其市场流动性，进而促进经济繁荣。截止到2014年，有效外观设计总量超过115万件，申请量占所有专利的27.76％,[21]这与外观设计专利授权快，获权成本低的特点密切相关。市场主体垂青于实用新型和外观设计专利主要是基于二者审查的高效率，再加上当前国内外观设计专利平均维持年限较低，仅为2.9年，维持超过5年的仅占10.7％，且外观设计失效专利占总量的41.8％,[22]远远超过发明和实用新型的失效专利数量，这些都充分表明了外观设计专利市场的快速更新。总体而言，在刺激知识产权市场活跃程度上，外观专利投资少、风险小、申请快，具有“船小好调头”的市场进退优势，对个人和中小企业发展具有较大的吸引力。在当前国内中小企业核心竞争力不足的困境下，通过外观设计专利占据市场成为企业发展的核心商业策略和有效法宝。

再加上当前知识产权市场早已进入了网络时代，体验经济成为时下消费热潮，市场竞争力的核心开始由注重内在转向外在，一些产品的功能与价值便不再如外观设计这般重要。因此，国内大部分的外观专利很容易转化为生产力，申请者主要以自行生产为目的，很少用于恶意的专利诉讼。已有研究表明，外观设计专利并没有产生扰乱市场竞争，阻碍后续创新的后果。同时，专利诉讼的赔偿力度不够，使得利用外观设计进行专利诉讼的收益不大，允许后续保护并未在实质上增加侵权纠纷的概率。[23]这就是知识产权市场机制所起到的调解作用。由于外观设计专利进入市场加快了专利的新陈代谢，市场主体与其通过其他知识产权来进行后续保护，还不如及早更新换代，设计出更加受市场亲睐的外观设计，以应对专利失效的危机。中小企业的产品大多为技术含量不太高的实用性产品，较易被模仿，[24]其之所以能够在市场经济中发展壮大，靠的就是在效率和成本上占得先机。为了维持市场占有率，外观设计当然需要不断更新，这也是外观专利维持年限较短的原因。总而言之，对于大多数产品和中小企业而言，不断更新外观设计专利所带来的市场收益要高于企业固守已经过期的外观设计专利，试图通过后续保护所耗费的成本。

四、外观设计专利后续保护限制的具体建议

（一）著作权保护限制：仅在著作权意义上的使用方可保护

著作权对客体的保护并不是不受限制或者没有例外。《伯尔尼公约》和《与贸易有关的知识产权协定》（TRTPS）均通过“三步测试法”来限制著作权的保护：1．相应的行为的确属于特殊情况；2.相应的自由使用行为没有损害到作品的正常使用；3．没有损害到著作权人的合法利益。“老谢榨菜”案的判决也支持了这一观点。[25]该案判决确认了外观设计专利权和著作权可以同时存在，在外观设计专利权终止后其外观设计图片的著作权并不会自动消灭。虽然著作权是自动取得，与外观设计专利没有因果关系，但此时的著作权并不能与未授予过外观设计专利权的设计图案的著作权完全等同。一审法院认定该著作权的保护范围与外观设计专利权具有承继性，使得外观设计专利权在消灭后自动对著作权产生了限制。二审法院则进一步明确了外观设计专利权对著作权的这种限制，即如果他人是在已经失效的外观设计专利权意义上使用外观设计，则构成对著作权的合理使用。这是基于专利权公示效力的社会信赖利益，因为享有设计图案的著作权人并没有权利阻碍公众使用已经进入公有领域的专利，但著作权人依法可以对仅是侵害该设计图案著作权的侵权人主张权利。[26]也即著作权在原外观设计专利效力所及范围以外的领域仍具有法律效力。二审法院的判决符合“三步测试法”的要求，更符合外观设计专利市场更新迅速的趋势。

可以说，“老谢榨菜”案确定了外观设计专利受著作权保护的范围只能是原本的创作和副本的流通。因为外观设计无法脱离产品的功能性而存在，否则就应完全通过著作权来保护。当外观设计专利失效后，只要公众还是在特定工业产品上进行“功能＋装饰”性的使用，依然是外观设计专利意义上的使用，而不是著作权法意义上对作品的使用，当然不应纳入著作权保护的范围。

（二）商标权保护限制：未注册的驰名商标排除跨类保护

有学者认为，当依法取得外观设计专利权到期之前，权利人将其申请为注册商标，就意味着将发生阻止他人将此外观注册为商标的可能。而且由于商标权可无限续展，该外观就得到了相当于永久保护的权利，致使公共利益受损。[27]但这种假定存在的可能性极低，因为一项外观设计若想同时取得专利权和商标权是十分困难的。根据我国现行《专利法》25条第6款之规定，对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计不予授予外观设计专利权。这条规定进一步明确了主要起标识作用的图案、色彩或者二者的结合仅是为了识别产品来源或生产者，而不是因为富有“美感”而吸引消费者。于是，专利权和商标权的重合只可能存在立体外观形状设计上，此其一。

其二，一项立体外观形状成为注册商标也十分不易。其不仅要获得指定商品来源的第二含义，并且还受到我国现行《商标法》12条的限制。该条规定以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。因此，一项立体外观形状设计的后续商标权保护，多是未注册商标。权利人很可能以未注册驰名商标请求保护。如果外观设计构成了商标法意义上的三维标志，则应当给予商标权保护。[28]但未注册驰名商标的判定之严格也使得后续商标权保护极其困难。[29]在加多宝与王老吉商标权一案中，出现了外观设计专利权与商标权的重合。加多宝虽在2000年申请了红罐外观设计专利，但已失效。加多宝本应当及时将红罐申请立体商标，这样便可确保其对红罐的所有权。[30]但在该案中，加多宝并没有提出专利失效后利用未注册驰名立体商标进行后续保护的主张。

即便可以通过未注册驰名商标来给予后续保护，外观设计专利只是在作为区别商品来源的一个识别标记时才产生保护的价值。[31]因此，只有装饰性外观设计部分才有可能纳入到商标权保护的范围。另外，作为未注册的驰名商标应当坚持非跨类保护，以限制其权利的不当延伸。因为仅就未注册驰名商标保护本身而言，对于是否给予跨类保护，以及在多大程度上的跨类保护，仍然是一个棘手的司法难题。[32]

（三）知名商品特有的包装装潢保护限制：功能性包装装潢慎重保护

具有识别性的立体外观设计虽然得不到商标法上的保护，但很可能得到反不正当竞争法上的保护。根据我国现行反不正当竞争法的规定，当一项外观设计专利构成知名商品特有的包装、装演时，也可以受其保护。因为外观设计专利不考虑使用目的，所解决的不是技术问题，而是美学上的问题。[33]因此，给予具备条件的外观设计专利以反不正当竞争法上的保护，并不与促进技术公开、传播、利用的本质目的相冲突。2010年“晨光笔”案的判决就支持“反不正当竞争法也可以在知识产权法之外，在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护。”[34]当然，受反不正当竞争法保护的外观设计，必须是具有识别性和第二含义的外观设计，即能够向消费者指示商品的来源。

正确理解以上“晨光笔”案判决书中所确定的“有限的、附加的补充性保护”，是在外观设计专利失效或到期后，是否应当给予反不正当竞争法上的权利保护的关键。众所周知，知名商品特有的包装装潢毕竟针对的是商品的外观。如果外观设计专利具有功能性的特征，[35]也即该外观设计本质上就是一种技术方案，那么对功能性的外观设计专利一般应排除在反不正当竞争法的保护范围，否则就意味着通过保护形成了对商品技术功能的垄断，不利于“鼓励和保护公平竞争，保护经营者和消费者的合法权益”，违背了反不正当竞争法的立法目的。[36]这就是所谓的“有限的、附加的补充性保护”的意义。然而，装饰性的外观设计与功能性的外观设计有时是难以区分的，有些产品的功能性特征往往也体现着装饰性的效果，毕竟有些产品的基本外观是由其技术功能要求决定的。[37]美国司法实践中确立的区分装饰性和功能性的外观设计的原则值得借鉴：1．当一种构型是唯一的功能性考虑的结果时，该构型就不是出于装饰性目的。2．当产品具有可供选择的其他外观设计时，外观就不单是由功能所决定，其具有可专利性。

总之，对能够纳入到专利法保护的功能性外观设计，如果同时构成知名商品特有的包装装潢，在其专利失效或到期后，是否可以再将其纳入到反不正当竞争法的保护值得慎重考量。毕竟，反不正当竞争法在知识产权法之外所提供的后续保护，仅仅是有限的、附加的补充性保护。

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